G1/22 EBoA – Etuoikeuden siirtäminen

Euroopan patenttiviraston laajennettu valituslautakunta antoi hiljattain päätöksen yhdistetyissä tapauksissa G1/22 ja G2/22 liittyen oikeuteen pyytää etuoikeutta aiemmasta hakemuksesta, kun hakijat eivät ole sama tai samat.

Päätöksen taustaa

Päätöksen taustalla on väitekäsittely (G1/22) ja hakemuskäsittely (G2/22), joissa ensihakemus on sama. Väitekäsittelyn EP-patentti perustuu PCT-alueellisen vaiheen hakemukseen, ja hakemuskäsittelyn EP-hakemus on tästä jaettu hakemus. Ensihakemus on tehty USAssa aiemman patenttilain ollessa voimassa, eli aikana, jolloin vain keksijät voivat olla hakijoita USAssa. Ensihakemuksessa hakijoina olivat kolme keksijää, ja PCT-hakemuksessa hakijoina olivat keksijät USAn osalta sekä kaksi muuta tahoa muiden maiden osalta. Väite- ja hakemuskäsittelyissä etuoikeus oli todettu pätemättömäksi, sillä vain yksi keksijöistä oli siirtänyt oikeuden etuoikeuden pyytämiseen myöntövaiheen patentinhaltijalle ennen PCT-hakemuksen tekemistä. Kaksi muuta keksijää ovat tehneet tämän siirron vasta PCT-hakemuksen tekemisen jälkeen. Tämän seurauksena patentin vaatimus 1 ei ollut uusi ja hakemus hylättiin.

Laajennetun valituslautakunnan johtopäätökset

Laajennetun valituslautakunnan mukaan oikeus etuoikeuden pyytämiseen tulee arvioida EPC:n mukaan, joskin kansallinen laki voi myöskin tulla huomioitavaksi esimerkiksi arvioitaessa siirron osapuolien laillista statusta. Lisäksi laajennettu valituslautakunta totesi, ettei oikeuden siirtämiselle ole olemassa muodollisia vaatimuksia.

Johtopäätöksenä laajennettu valituslautakunta toteaa myös, että lähtökohtaisesti tulee katsoa, että hakijalla tai haltijalla on oikeus etuoikeuteen. Todistustaakka, ettei oikeutta pyytää etuoikeutta olekaan, on osapuolella, joka näin väittää, ja väitteen tueksi on esitettävä tietoja, jotka tukevat vahvoja epäilyksiä siitä, ettei hakijalla ole hakemuksen tekemishetkellä ollut oikeutta etuoikeuteen.

Laajennettu valituslautakunta oli jopa sitä mieltä (päätöksen kappale 100), ettei oikeutta etuoikeuteen ole pakko siirtää ennen myöhemmän hakemuksen tekemistä, mikäli kansallinen laki ei tätä vaadi. Lautakunnan mielestä EPO ei siis voi vaatia enempää kuin kansallinen laki.

Laajennettu valituslautakunta siis vahvisti EPOn aiemman suhtautumisen etuoikeuden siirtymiseen, mm. sen, että mikäli EP-hakemuksessa on vähintään yksi sama hakija kuin mitä ensihakemuksessa oli, tulee hakijoilla katsoa olevan oikeus etuoikeuteen, ellei muuta osoiteta. Siirron ajankohdan osalta lautakunta otti aiempaa liberaalimman kannan salliessaan siirron myös myöhemmän hakemuksen tekemisen jälkeen (kansallisen lain näin salliessa).

Kannattaa myös huomioida, että päätöksen perusteella (kappale 35) se koskee myös tilanteita, joissa patentoitavuuden esteeksi esitetty julkaisu pyytää etuoikeutta, eikä vain tilanteita, joissa käsittelyn kohteena oleva hakemus tai patentti pyytää etuoikeutta. Lähelle tulevien viitejulkaisujenkin etuoikeustiedot kannattaa siis tarkistaa.

Miten tämä päätös kannattaa huomioida käytännössä?

Päätöksen G1/22 ja G2/22 jälkeenkin on edelleen suositeltavaa varmistaa kirjallisella sopimuksella oikeus etuoikeuden pyytämiseen ennen hakemuksen tekemistä. Vaihtoehtoisesti, esimerkiksi mikäli hakemuksen tekemisellä on kiire, myöhempi hakemus voidaan tehdä ensihakemuksen hakijan nimissä, ja siirtää uudelle hakijalle tekemisen jälkeen. EPOn laajennetun valituslautakunnan päätökset eivät nimittäin sido kansallisia tuomioistuimia, eivätkä myöskään yhdistettyä patenttituomioistuinta (UPC), vaikka toki EPO ja UPC pyrkivät harmonisoituihin käsittelyihin.

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä: kaisa.suominen@laineip.fi

Kirjoittaja

Kaisa Suominen